Propiedad Intelectual: Registro de Marcas y Patentes en Colombia

Su marca vale lo que valga el registro que la respalda

Muchas empresas descubren el valor de su marca el día en que alguien más la registra. Para entonces la conversación ya no es de protección sino de negociación, y el precio lo pone el otro.

El sistema marcario colombiano, como el de la mayoría de los países, se basa en el registro. Usar un signo durante años no genera por sí solo un derecho oponible equivalente al de quien lo inscribió primero. Esa asimetría explica la mayoría de los conflictos que atendemos en esta área, y explica también por qué priorizamos las solicitudes de registro por encima de casi cualquier otro trámite: es el punto donde una intervención barata evita una pérdida grande.

Asesoramos en la identificación, registro, explotación y defensa de los activos intangibles: marcas, nombres comerciales, patentes, diseños industriales, obras protegidas por derecho de autor, software, bases de datos y secretos empresariales.

Marcas y signos distintivos

El registro de marca en Colombia se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) bajo el régimen de la Decisión Andina 486 de 2000, común a los países de la Comunidad Andina.

Nuestro acompañamiento incluye:

  • Búsqueda de antecedentes marcarios y análisis de registrabilidad antes de presentar. Este paso es el que evita pagar tasas por una solicitud condenada a negarse por confundibilidad con un registro anterior o por tratarse de un signo descriptivo o genérico.
  • Definición de la estrategia de clases conforme a la Clasificación Internacional de Niza, cubriendo tanto la actividad actual como la expansión previsible. Registrar de menos deja huecos, registrar de más encarece sin proteger.
  • Presentación y seguimiento de la solicitud, respuesta a requerimientos y a objeciones de registrabilidad.
  • Registro de lemas comerciales, nombres comerciales y enseñas.
  • Renovaciones y vigilancia marcaria para detectar solicitudes de terceros que puedan afectar el signo.

Procedimientos contenciosos: presentación y contestación de oposiciones, acciones de cancelación por no uso, acciones de nulidad del registro, y acciones por infracción de derechos marcarios. También atendemos asuntos de competencia desleal ante la SIC en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, frecuentemente conexos con conflictos marcarios.

Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales

  • Patentes de invención y modelos de utilidad: evaluación preliminar de patentabilidad, búsqueda del estado de la técnica, redacción y presentación de la solicitud ante la SIC, y atención del examen de fondo.
  • Diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados.
  • Estrategia de divulgación. Una advertencia práctica que damos temprano: divulgar la invención antes de presentar la solicitud puede destruir la novedad y, con ella, la posibilidad de patentar. La conversación con el abogado debe ocurrir antes de la feria, del pitch y del comunicado de prensa, no después.
  • Protección internacional a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), coordinando la fase nacional en los países de interés.

Derecho de autor y software

El derecho de autor protege la obra desde su creación, sin necesidad de registro. El registro ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) no constituye el derecho, pero sí ofrece un medio de prueba de fecha y titularidad que resulta decisivo en un litigio.

  • Registro de obras literarias, artísticas y audiovisuales.
  • Registro de soporte lógico (software), incluido código fuente, y de bases de datos.
  • Definición de la titularidad en desarrollos por encargo y en relación laboral. Aquí se concentra el error más frecuente y más costoso de las empresas de tecnología: contratar el desarrollo de un producto sin pactar expresamente la cesión de derechos patrimoniales, y descubrir en una ronda de inversión o en una venta de la compañía que el activo central no está a su nombre. La debida diligencia lo detecta siempre.
  • Contratos de cesión y de licencia de derechos patrimoniales, y gestión de derechos morales, que en Colombia son irrenunciables e intransferibles.

Contratos de explotación de intangibles

Un intangible protegido pero mal contratado no genera valor. Estructuramos:

  • Contratos de licencia de marca, patente y software, con definición precisa de territorio, exclusividad, plazo, control de calidad, causales de terminación y destino del intangible al finalizar.
  • Contratos de franquicia, incluidos manuales operativos, estándares de marca y régimen de regalías.
  • Contratos de cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual, y su inscripción cuando corresponde para que sean oponibles a terceros.
  • Acuerdos de confidencialidad y protección de secreto empresarial, alternativa estratégica a la patente cuando la divulgación no conviene.
  • Contratos de desarrollo tecnológico, integración y prestación de servicios de software.

El componente tributario. Los contratos de licencia y franquicia generan regalías, y las regalías tienen tratamiento fiscal propio. Es común ver contratos técnicamente impecables cuya estructura de regalías resulta parcialmente no deducible, o que disparan una retención que se pudo evitar. Por eso ningún contrato de licencia o franquicia sale de esta firma sin pasar por Planeación Fiscal, que revisa retención sobre pagos al exterior, deducibilidad, convenios de doble imposición y precios de transferencia cuando las partes son vinculadas. Nosotros redactamos el contrato; ellos validan la estructura económica.

Protección internacional

  • Protocolo de Madrid, al que Colombia adhirió mediante la Ley 1455 de 2011, para solicitar la protección de una marca en múltiples países a partir de una solicitud o registro de base, con un solo trámite y en un solo idioma.
  • Sistema PCT para patentes.
  • Red de corresponsales en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, lo que permite canalizar a través de nosotros el registro y la defensa de los derechos de propiedad intelectual en esas jurisdicciones, con un único punto de contacto para el cliente.

Auditoría de intangibles

Para empresas que van a levantar capital, venderse o expandirse, ofrecemos una revisión integral del portafolio: qué activos existen, cuáles están registrados, a nombre de quién, en qué clases y en qué países; qué contratos ceden o comprometen derechos; qué vencimientos se aproximan; y qué brechas deben cerrarse antes de que un comprador o un inversionista las encuentre.

Qué no cubre esta área

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda el registro de una marca en Colombia? Un trámite sin oposiciones ni objeciones suele resolverse en varios meses; los plazos varían según la carga de la SIC y la complejidad del caso. Una oposición de un tercero puede extenderlo de forma significativa. Por eso el análisis de registrabilidad previo no es un gasto adicional, es lo que reduce la probabilidad de entrar en ese escenario.

¿Registrar el nombre de mi empresa en la Cámara de Comercio protege mi marca? No. Son registros distintos con efectos distintos. La matrícula mercantil y el registro del nombre comercial no otorgan el derecho exclusivo sobre la marca frente a terceros en todo el territorio nacional. Es una de las confusiones más frecuentes y de las más costosas.

Ya estoy usando la marca hace años sin registrarla. ¿Estoy protegido? Su posición es más débil de lo que probablemente cree. El uso previo puede tener relevancia en escenarios puntuales, pero no equivale al derecho que confiere el registro. Si un tercero registra el signo, quien tendrá que probar y litigar es usted. La recomendación práctica es registrar ya.

¿El registro en Colombia me protege en otros países? No. La protección es territorial. Para proteger la marca fuera de Colombia hay que registrarla en cada país de interés, directamente o a través del Protocolo de Madrid. Definimos con el cliente el mapa de países según su plan comercial real, no según una lista genérica.

Contraté a un desarrollador externo para mi aplicación. ¿El software es mío? Solo si el contrato lo dice de forma expresa y en los términos que exige la ley. Sin cesión escrita de derechos patrimoniales, la titularidad puede permanecer en cabeza del desarrollador, con todo lo que eso implica cuando usted intente vender la empresa o levantar inversión. Revisamos el contrato y, cuando falta, gestionamos la cesión antes de que el asunto se vuelva una condición de cierre en una negociación.

Hablemos de su caso

Correo electrónico: evilardy@vaabogados.com.co WhatsApp: +57 300 612 1685 Ubicación: Barranquilla, Colombia

El contenido de esta página es informativo y no constituye asesoría legal para un caso concreto.